淺議注冊(cè)商標(biāo)在指定商品上實(shí)際使用判定的模糊性

2007-04-30

文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司陽威

我國關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用的專門規(guī)定，可見于商標(biāo)法實(shí)施條例第三條：“商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。”該條規(guī)定是目前我國商標(biāo)行政法規(guī)關(guān)于商標(biāo)使用所作出的解釋。該條解釋目前也是我國商標(biāo)行政法律實(shí)踐和司法實(shí)踐中對(duì)商標(biāo)使用判定的權(quán)威依據(jù)。例如對(duì)于依據(jù)商標(biāo)法實(shí)施條例所設(shè)立的另一個(gè)制度－注冊(cè)商標(biāo)不使用撤消制度，國家商標(biāo)局在審理被撤消商標(biāo)是否屬于三年不使用撤消的情形時(shí)，也是依據(jù)被申請(qǐng)撤消的商標(biāo)是否能提供“使用”的證據(jù)來確定的，為此，國家商標(biāo)局送達(dá)給被撤消商標(biāo)所有人的“關(guān)于提供使用證據(jù)的通知”時(shí)，還特別對(duì)商標(biāo)的使用和商標(biāo)使用的證據(jù)作出了詳細(xì)的列明，對(duì)實(shí)施條例第三條進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)化。依照上述規(guī)定和文件，只要能認(rèn)定注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用在指定商品上，判定商標(biāo)的使用似乎就不再是個(gè)法律難題，而僅是對(duì)證據(jù)進(jìn)行詳細(xì)核實(shí)和區(qū)分的事實(shí)問題，筆者從下列案件來看，似乎情況并不如此：

美國大眾營養(yǎng)投資公司（以下簡稱GNC公司）是美國一家專門從事非醫(yī)用營養(yǎng)品的生產(chǎn)和銷售的公司，在全世界范圍內(nèi)擁有超過6000家的連鎖店面，“GNC”，“GENERAL NUTRITION CENTER”以及“GNC LIVE WELL”是其產(chǎn)品的主要品牌，但是當(dāng)進(jìn)入中國之后不久，GNC公司即發(fā)現(xiàn)，“GNC”商標(biāo)已經(jīng)被他人搶先注冊(cè)，該“GNC”商標(biāo)注冊(cè)號(hào)為：1129187，指定使用的商品為30類的“非醫(yī)用營養(yǎng)魚油”，于1997年11月21日獲準(zhǔn)注冊(cè)，原注冊(cè)人為北京富樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司（以下簡稱“福樂公司”），后轉(zhuǎn)讓至江蘇省物資集團(tuán)經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司。GNC公司遂通過其在新加坡的子公司健康第一公司對(duì)該商標(biāo)提出不使用撤消申請(qǐng)，國家商標(biāo)局因其未在規(guī)定期限內(nèi)提交該商標(biāo)1998年10月24日至2001年10月23日期間使用證據(jù)而將其撤消，商標(biāo)受讓人江蘇省物資集團(tuán)經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡稱“物資集團(tuán)公司”）不服中華人民共和國國家工商行政管理總局商標(biāo)局的撤消決定，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出復(fù)審申請(qǐng)，提交以下有效證據(jù)證明第1129187號(hào)“GNC”商標(biāo)使用在了指定使用的商品上：

證據(jù)1為涉案商標(biāo)的《商標(biāo)使用許可合同》、《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》及商標(biāo)使用費(fèi)收據(jù)，其證明了富樂公司許可物資集團(tuán)公司使用并支付使用費(fèi)以及轉(zhuǎn)讓涉案商標(biāo)的事實(shí)。

證據(jù)4為《廣告品制作合同》及發(fā)票，證明1999年6月28日、8月12日及9月28日，物資集團(tuán)公司與江蘇省嘉和廣告有限公司分別就“GNC宣傳單頁”（100000張）、“GNC包裝盒”（10000只）及“GNC牌手拎袋”（5000個(gè)）的廣告宣傳品設(shè)計(jì)及制作事宜簽訂了三份《廣告品制作合同》，并于8月13日及10月15日，分兩次付清相關(guān)費(fèi)用。

證據(jù)6為物資集團(tuán)公司與江寧縣陶吳勞動(dòng)服務(wù)站于1999年5月11日就生產(chǎn)“GNC”牌純天然蜂蜜簽訂的《購貨合同》。

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)過審理認(rèn)定：物資集團(tuán)公司委托他人生產(chǎn)“GNC”蜂蜜產(chǎn)品及制作“GNC”商標(biāo)宣傳品的事實(shí)，可以證明物資集團(tuán)公司已將“GNC”商標(biāo)用于蜂蜜商品的生產(chǎn)及廣告宣傳等商業(yè)活動(dòng)中，結(jié)合物資集團(tuán)公司受北京富樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司（簡稱富樂公司）許可獨(dú)占使用涉案商標(biāo)并最終受讓獲得涉案商標(biāo)專用權(quán)的事實(shí)，可以認(rèn)定物資集團(tuán)公司對(duì)涉案商標(biāo)存在真實(shí)的使用意圖。從商標(biāo)法第四十四條的立法本意以及物資集團(tuán)公司對(duì)涉案商標(biāo)實(shí)際商業(yè)使用的事實(shí)和真實(shí)的使用意圖看，涉案商標(biāo)應(yīng)不屬于該條規(guī)定所指的連續(xù)三年停止使用應(yīng)予撤銷的情形。

依據(jù)上述結(jié)論，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)維持該商標(biāo)繼續(xù)有效。

健康第一有限公司不服，向北京市第一中級(jí)人民法院提起訴訟，要求法院撤消商標(biāo)評(píng)審委的判決，第三人物資集團(tuán)公司除了堅(jiān)持認(rèn)為其提交的證據(jù)足以證明其注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法所稱的使用外，還在庭審中辯稱：非醫(yī)用營養(yǎng)魚油的生產(chǎn)需要行政部門的審批，第三人一直無法獲得審批，故只能在蜂蜜上使用，第三人未在指定商品上使用涉案商標(biāo)具有正當(dāng)理由。

一審法院作出結(jié)論如下：

從查明的事實(shí)來看，富樂公司在注冊(cè)涉案商標(biāo)后，許可第三人使用涉案商標(biāo)，第三人也支付了相應(yīng)的使用費(fèi)，在1999年雙方又簽訂了轉(zhuǎn)讓合同，將涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給第三人。第三人在受讓涉案商標(biāo)后，委托他人制作“GNC宣傳單”、“GNC包裝盒”、“GNC手拎袋”等宣傳品，對(duì)涉案商標(biāo)進(jìn)行了廣告宣傳。綜合考慮上述行為，結(jié)合非醫(yī)用營養(yǎng)魚油需要進(jìn)行行政審批的事實(shí)以及立法目的，可以認(rèn)定商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)涉案商標(biāo)具有真實(shí)的使用意圖并進(jìn)行了相應(yīng)的使用行為。因此被告在第1352號(hào)決定中認(rèn)定涉案商標(biāo)不屬于連續(xù)三年停止使用應(yīng)予撤銷的情形的結(jié)論正確，本院予以支持。

健康第一有限公司不服一審法院判決，上訴至北京市高級(jí)人民法院，在提交的同樣的證據(jù)的基礎(chǔ)上，北京市高級(jí)人民法院對(duì)第1129187號(hào)“GNC”商標(biāo)是否具備商標(biāo)法規(guī)定的三年不使用撤消的情形終審認(rèn)定如下：

依據(jù)1993年修正的商標(biāo)法第三十條及其實(shí)施條例第二十九條的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年停止使用且無正當(dāng)理由的，由商標(biāo)局撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他業(yè)務(wù)活動(dòng)中。商標(biāo)只有通過使用才能在市場競爭中發(fā)揮其功能，促進(jìn)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其使用應(yīng)當(dāng)是在商業(yè)活動(dòng)中使用。經(jīng)對(duì)本案涉案商標(biāo)在1998年10月24日至2001年10月23日使用情況及其相關(guān)證據(jù)進(jìn)行綜合分析后，應(yīng)認(rèn)定涉案商標(biāo)屬于連續(xù)三年停止使用應(yīng)予撤銷的情形。具體理由分析如下：首先，本案富樂公司在注冊(cè)涉案商標(biāo)后，許可物資集團(tuán)公司使用涉案商標(biāo)，在1999年雙方又簽訂了轉(zhuǎn)讓合同，將涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給物資集團(tuán)公司，由于這些行為僅是許可人或轉(zhuǎn)讓人與被許可人或受讓人之間的行為，不具有面向消費(fèi)者昭示商標(biāo)的標(biāo)識(shí)功能，因此商標(biāo)權(quán)人對(duì)涉案商標(biāo)的許可他人使用以及其后的轉(zhuǎn)讓行為均不屬于商標(biāo)的使用。其二，物資集團(tuán)公司在受讓涉案商標(biāo)后，委托他人制作了“GNC宣傳單”、“GNC包裝盒”、“GNC手拎袋”等宣傳品。但是，由于印制有“GNC”標(biāo)識(shí)的包裝盒、手拎袋均是在蜂蜜等蜂產(chǎn)品上的使用，并非在涉案商標(biāo)核定商品非醫(yī)用營養(yǎng)魚油商品上的使用，因此不屬于商標(biāo)法意義上的使用。此外，物資集團(tuán)公司還主張其在廣告上非特定商品的廣告宣傳應(yīng)屬于商標(biāo)的使用，但是，由于物資集團(tuán)公司只提供了其與廣告公司簽訂的廣告制作合同，并未提交相關(guān)證據(jù)證明該合同已實(shí)際履行，故物資集團(tuán)公司主張其對(duì)涉案商標(biāo)進(jìn)行了廣告宣傳缺乏充分的事實(shí)依據(jù)。第三，非醫(yī)用營養(yǎng)魚油的生產(chǎn)需要進(jìn)行行政審批，但物資集團(tuán)公司并未提交其進(jìn)行相關(guān)行政審批的證據(jù)，故亦不能表明物資集團(tuán)公司有正當(dāng)?shù)睦碛刹荒苁褂蒙姘干虡?biāo)，且該理由在涉案商標(biāo)復(fù)審時(shí)并未提出。綜上所述，應(yīng)認(rèn)定商標(biāo)權(quán)人無正當(dāng)理由三年停止使用涉案商標(biāo)。一審法院關(guān)于商標(biāo)權(quán)人具有真實(shí)的使用意圖并進(jìn)行了相應(yīng)的使用行為的認(rèn)定與事實(shí)不符，本院應(yīng)予糾正。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在決定中認(rèn)定涉案商標(biāo)不屬于連續(xù)三年停止使用應(yīng)予撤銷的情形的結(jié)論錯(cuò)誤，本院不予支持。

依據(jù)上述結(jié)論，二審法院最終撤銷一審法院的判決，判令國家商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新做出撤銷第1129187號(hào)商標(biāo)的決定。

此案僅就涉案商標(biāo)是否實(shí)際使用于指定商品上這個(gè)問題，歷經(jīng)國家商標(biāo)局、國家商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)，一審法院、二審法院反復(fù)認(rèn)定，最終以該商標(biāo)被撤銷而告終，然而其背后所反映出的是我國商標(biāo)行政管理部門和司法部門對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用的判定標(biāo)準(zhǔn)的不同理解，導(dǎo)致該案涉案商標(biāo)是否實(shí)際使用于指定商品上被反復(fù)認(rèn)定。而實(shí)際上，認(rèn)定注冊(cè)商標(biāo)在指定商品上的實(shí)際使用，應(yīng)當(dāng)是個(gè)法律問題，而不是事實(shí)問題。

作為我國商標(biāo)行政管理部門，國家商標(biāo)局依據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，對(duì)于無正當(dāng)理由連續(xù)未使用超過三年的注冊(cè)商標(biāo)，可依職權(quán)撤銷之，這就是我國商標(biāo)法三年不使用撤銷制度的基礎(chǔ)，由于此程序簡便易行，對(duì)申請(qǐng)人資格也無限制，因此，提起三年不使用撤銷申請(qǐng)成為了商標(biāo)法上用來撤銷有利害沖突商標(biāo)的最好方式，并為許多企業(yè)所采用。但在實(shí)踐中，國家商標(biāo)局實(shí)際上對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)是否具備三年不使用撤銷情形的審查，特別是對(duì)于申請(qǐng)人撤銷對(duì)方全部指定商品上的注冊(cè)商標(biāo)的請(qǐng)求，實(shí)際上是采用從寬的標(biāo)準(zhǔn)，并不要求注冊(cè)商標(biāo)必須完全使用在具體的指定商品上，只要被撤銷商標(biāo)所有人提交的使用證據(jù)能證明被撤銷商標(biāo)在部分指定商品的使用，即推斷注冊(cè)商標(biāo)仍在使用，而不宜被撤銷。在判定注冊(cè)商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)具備三年不使用撤銷的情形方面，國家商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)基本和國家商標(biāo)局一致，即推定注冊(cè)商標(biāo)在類似商品上的使用視為其在指定商品上的使用，甚至有時(shí)會(huì)采取真實(shí)意圖的判斷方法，即使被撤銷商標(biāo)的所有人所提交的證據(jù)未能完全證明其注冊(cè)商標(biāo)在類似商品上的使用，也仍然認(rèn)為商標(biāo)注冊(cè)人具有真實(shí)的“使用意圖”，因此會(huì)決定仍對(duì)被撤銷商標(biāo)予以維持。

對(duì)上述商標(biāo)行政管理部門在三年不使用撤銷案件審理中所持的商標(biāo)在指定商品上實(shí)際使用的判定標(biāo)準(zhǔn)，筆者實(shí)不敢茍同，固然商標(biāo)注冊(cè)人獲得注冊(cè)商標(biāo)實(shí)屬不易，撤銷注冊(cè)商標(biāo)確須慎重，但是也不能對(duì)商標(biāo)實(shí)際使用的判定做擴(kuò)大化理解，我國商標(biāo)法第五十一條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。按照其字面意思理解，即商標(biāo)注冊(cè)人僅對(duì)其注冊(cè)的商標(biāo)使用在核定使用的商品上享有專用權(quán)。該條并無規(guī)定注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用在與指定商品屬于類似的商品的，即可以推定屬于在指定商品上的使用，更無規(guī)定只要具有真實(shí)的“使用意圖”即可被視為不具備三年不使用撤銷的情形，國家商標(biāo)局和國家商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)，作為商標(biāo)行政管理部門，只能在商標(biāo)法和商標(biāo)法實(shí)施條例的規(guī)定的范圍內(nèi)制訂詳細(xì)的實(shí)施細(xì)則，而不宜超出其職權(quán)范圍，對(duì)相關(guān)規(guī)定做擴(kuò)大解釋。

在這起案件中，一審法院與二審法院也出現(xiàn)了兩個(gè)截然不同的觀點(diǎn)，一審法院完全采納了商評(píng)委的觀點(diǎn)，通過“使用意圖”認(rèn)定涉案商標(biāo)不適用三年不使用撤銷的情形。而二審法院顯然并沒有持與商標(biāo)行政管理部門相同的觀點(diǎn)，但在判定注冊(cè)商標(biāo)是否存在實(shí)際使用時(shí)，法院在判決中也未就注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用給出具體的判定標(biāo)準(zhǔn)，由于本案涉案商標(biāo)的指定商品只有一個(gè)就是非醫(yī)用營養(yǎng)魚油，物資集團(tuán)公司所提供的證據(jù)卻只能證明其在蜂蜜產(chǎn)品上的使用，二審法院因此判定物資集團(tuán)提供的證據(jù)不能證明涉案商標(biāo)構(gòu)成“商標(biāo)法意義上的使用”。而何謂“商標(biāo)法意義上的使用”，法院顯然采用模糊的詞語回避了注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用的判定這個(gè)問題。

由于注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用的判定是注冊(cè)商標(biāo)是否適用三年不使用撤銷的重要前提，也是商標(biāo)侵權(quán)判定的重要考慮因素，而目前我國商標(biāo)行政部門和司法部門卻對(duì)此均存在模糊認(rèn)識(shí)，這顯然不符合我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展的需要。筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)盡快對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用做出明確的法律界定，這樣既方便商標(biāo)行政管理和司法實(shí)踐，對(duì)于商標(biāo)所有人使用商標(biāo)也具有了預(yù)測和導(dǎo)向性的作用。

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