文/北京市集佳律師事務(wù)所 李永波　

　　在敖謙平訴飛利浦公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案經(jīng)歷勝訴又被敗訴，再申請(qǐng)?jiān)賹彛l(fā)業(yè)內(nèi)人士廣為關(guān)注， 其中主要是涉及到對(duì)專利實(shí)施許可合同中ODM（O r i g i n a l D e s i g nManufacturer 原始設(shè)計(jì)制造商）的條款理解的問(wèn)題，針對(duì)該條款理解不同而產(chǎn)生不同的解釋導(dǎo)致中級(jí)法院和高級(jí)法院截然不同的判決，也給專利權(quán)人在專利實(shí)施許可過(guò)程中謹(jǐn)慎約定專利權(quán)的許可范圍和明確界定提起警示。

　　案件簡(jiǎn)介

　　以敖謙平訴飛利浦案件為例，寧波市中級(jí)人民法院認(rèn)為：深圳和宏公司與敖謙平之間的涉案專利實(shí)施許可協(xié)議約：定敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用。上述約定的許可對(duì)象是深圳和宏公司，其制造、銷售的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的亦是深圳和宏公司公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品，協(xié)議約定的OEM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式，顯然不包含本案飛利浦公司委托深圳和宏公司定牌生產(chǎn)的這種O DM關(guān)系。依據(jù)專利法的規(guī)定，被許可人無(wú)權(quán)允許實(shí)施許可合同以外的任何單位和個(gè)人實(shí)施該專利。故飛利浦公司通過(guò)深圳和宏公司定牌生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為，并未獲得專利權(quán)人敖謙平的許可，已構(gòu)成侵權(quán)；深圳和宏公司提供模具給其子公司實(shí)施生產(chǎn)并銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為，也構(gòu)成侵權(quán)。遂判決飛利浦公司和深圳和宏公司停止生產(chǎn)、銷售原告敖謙平享有的該發(fā)明專利權(quán)的產(chǎn)品，共同賠償原告經(jīng)濟(jì)損失80萬(wàn)元，銷毀用于生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品的模具，銷毀庫(kù)存的侵權(quán)產(chǎn)品。被告向浙江省高級(jí)人民法院提起了上訴。

　　浙江省高級(jí)人民法院認(rèn)定寧波市中級(jí)人民法院判決事實(shí)認(rèn)定不清，適用法律不當(dāng)，遂判決撤銷判決，駁回敖謙平的訴訟請(qǐng)求。其主要理由是：本案中被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)提供者是和宏公司，飛利浦公司僅授權(quán)和宏公司在涉案產(chǎn)品上使用其商標(biāo)和名稱，對(duì)于產(chǎn)品的技術(shù)來(lái)源、技術(shù)特征、制造、銷售以及售后服務(wù)等均由和宏公司及惠州和宏公司負(fù)責(zé)完成。因此，本案的生產(chǎn)模式應(yīng)當(dāng)屬于O D M方式，承接設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)的制造商惠州和宏公司稱為O DM廠商，所生產(chǎn)的產(chǎn)品為O DM產(chǎn)品。專利實(shí)施許可合同約定和宏公司可以許可第三方以O(shè) E M、O D M委托加工的方式使用專利技術(shù)，從該條款字面意思看， 并沒(méi)有對(duì)第三方作限定，也沒(méi)有限定限定OEM或ODM委托加工的定做方只能是和宏公司，同時(shí)合同第一條對(duì)“專利產(chǎn)品”定義為合同公司使用抓里技術(shù)制造的移動(dòng)插座、轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品，也未限定必須是使用和宏公司商標(biāo)的專利產(chǎn)品，且根據(jù)一、二審查明的事實(shí)，專利產(chǎn)品系由惠州和宏公司進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)這一事實(shí)作為當(dāng)時(shí)和宏公司員工的敖謙平是知曉并在一審中予以認(rèn)可的。因此，和宏公司在獲得飛利浦公司授權(quán)后，仍許可惠州和宏公司作為加工方，接受飛利浦的委托，使用被許可的專利技術(shù)，以O(shè) D M方式生產(chǎn)標(biāo)注“P H I L I PS”商標(biāo)的專利產(chǎn)品，且在該產(chǎn)品上標(biāo)注了涉案專利號(hào)，該行為符合和宏公司將專利技術(shù)許可惠州和宏公司以O(shè)EM、ODM委托加工方式生產(chǎn)專利產(chǎn)品的約定，應(yīng)當(dāng)屬于雙方專利實(shí)施許可合同中認(rèn)可的許可方式。這樣被告就不用承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任了。兩級(jí)法院對(duì)專利實(shí)施合同這一條款解釋的不同，導(dǎo)致截然不同的判決。是從合同字面意思解釋，還是根據(jù)合同簽署時(shí)當(dāng)事人的意識(shí)表示來(lái)解釋，是本案的一個(gè)關(guān)鍵。在討論這個(gè)問(wèn)題之前，我們先了解一下OEM、ODM的模式，從而對(duì)本案能有一個(gè)更好地了解。

　　OEM與ODM之重

　　隨著過(guò)去30多年的改革，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)得以突飛猛進(jìn)的發(fā)展，由于中國(guó)勞動(dòng)力廉價(jià)及原材料成本低廉等因素，中國(guó)一度成為世界的加工廠，“中國(guó)制造”也響譽(yù)世界。然而，進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，主要靠委托加工出口（OEM）等模式的發(fā)展開始受制于資源約束、環(huán)境壓力、勞動(dòng)力緊張、原材料上漲、勞動(dòng)力成本增加等問(wèn)題組合而成的風(fēng)險(xiǎn)與考驗(yàn)，迫使企業(yè)由OEM轉(zhuǎn)型到ODM的發(fā)展模式。

　　OEM——Original Equipment Manufacture直譯是“原始設(shè)備制造商”，基本含義是指定品牌合作生產(chǎn)，俗稱“代工”或“貼牌”，及產(chǎn)品上標(biāo)明的品牌生產(chǎn)者一般不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用其掌握的“關(guān)鍵設(shè)計(jì)或其他核心技術(shù)”來(lái)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品研究開發(fā)，控制和利用銷售“渠道”來(lái)進(jìn)行銷售。一般情況下其生產(chǎn)能力有限，有時(shí)甚至連廠房、生產(chǎn)線都沒(méi)有，一般通過(guò)合同訂購(gòu)的方式委托勞動(dòng)力低廉的同類產(chǎn)品廠家進(jìn)行生產(chǎn)，將委托生產(chǎn)產(chǎn)品低價(jià)買斷，并直接貼上自己的商標(biāo)進(jìn)行銷售。這種委托他人生產(chǎn)的合作方式即為OEM，承接這加工任務(wù)的制造商就被稱為OEM廠商，其生產(chǎn)的產(chǎn)品就是O E M產(chǎn)品。這種方式是在電子產(chǎn)業(yè)大量發(fā)展起來(lái)以后才在世界范圍內(nèi)逐步生成的一種普遍現(xiàn)象，蘋果、微軟、I B M等國(guó)際上的主要大企業(yè)均采用這種方式。

　　而ODM是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以前許多純粹靠廉價(jià)勞動(dòng)力、低成本、高效率的生產(chǎn)制造商發(fā)現(xiàn)利用O E M生產(chǎn)的方式利潤(rùn)越來(lái)越低，于是開始考慮從O EM走上O DM的道路。O DM——O r i g i n a lDesign Manufacturer， “原始設(shè)計(jì)制造商”，即某制造商利用自身的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力生產(chǎn)出一款產(chǎn)品后，有可能會(huì)被另外一些品牌商看中，一般是比較有名的品牌商，其會(huì)要求配上該公司的品牌名稱來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，又或者稍微修改一些設(shè)計(jì)(如按鍵位置)來(lái)生產(chǎn)。這樣做的最大好處是品牌商減少了自己研制的時(shí)間，能夠利用他人設(shè)計(jì)生產(chǎn)的產(chǎn)品，貼上自己的品牌迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。有些人也習(xí)慣性稱這些產(chǎn)品是O E M，實(shí)際上應(yīng)該稱之為O DM。例如廣州國(guó)光電器致力于揚(yáng)聲器、音響等電聲電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，以前主要做O EM，超過(guò)95%的產(chǎn)品出口到美國(guó)、歐洲、亞洲等國(guó)家和地區(qū)，近幾年逐步發(fā)展起ODM模式，獲得了飛利浦、哈門等多家全球著名企業(yè)的支持和認(rèn)同。在工業(yè)生產(chǎn)中，在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、銷售這幾個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的利潤(rùn)節(jié)點(diǎn)中，設(shè)計(jì)和銷售的利潤(rùn)最為豐厚，這也是為什么大部分國(guó)際公司一直緊抓不放的環(huán)節(jié)，也同時(shí)是中國(guó)企業(yè)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中應(yīng)該去學(xué)習(xí)和借鑒的。

　　在企業(yè)OEM和ODM模式生產(chǎn)過(guò)程中，很多情況下都會(huì)牽扯到知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問(wèn)題，也有不少企業(yè)為此所困擾和苦惱。如在O E M委托生產(chǎn)過(guò)程中，委托方是否在中國(guó)擁有委托生產(chǎn)產(chǎn)品的專利、商標(biāo)或版權(quán)，如果沒(méi)有，是否會(huì)與其他人的在先知識(shí)產(chǎn)權(quán)相沖突；在ODM設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中，制造商生產(chǎn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品是否會(huì)與其他人專利權(quán)、或著作權(quán)相沖突。一般來(lái)講，O E M模式會(huì)更多涉及商標(biāo)問(wèn)題，O DM模式會(huì)更多涉及專利問(wèn)題。本文主要來(lái)討論一下在專利權(quán)人許可其專利過(guò)程中，要特別注意在專利許可合同中的ODM條款，以免由于不了解其具體含義而導(dǎo)致自身利益受損。

　　企業(yè)合同明確OEM與ODM的重要性

　　根據(jù)《專利法》第十一條規(guī)定：“專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品。”

　　那么，在此案中，惠州和宏公司作為O D M生產(chǎn)中的受托方將以實(shí)施專利制造的產(chǎn)品貼牌提供給委托方飛利浦公司，飛利浦作為委托方是否構(gòu)成侵權(quán)呢？我們可以將該案情簡(jiǎn)化為這樣一個(gè)案例，甲公司是一家國(guó)際品牌電器制造公司，以O(shè) D M的方式委托境內(nèi)乙公司電器制造商生產(chǎn)電器，其中所使用一項(xiàng)技術(shù)是乙公司受境內(nèi)另一專利權(quán)人丙公司許可的。根據(jù)乙公司和丙公司的《專利實(shí)施許可合同》約定，乙公司有實(shí)施該專利的獨(dú)占許可的權(quán)利。由于市場(chǎng)上出售的甲公司商標(biāo)的電器使用的專利技術(shù)與丙公司的專利相同，丙公司將甲公司告上法庭。此案集中反映了O DM模式生產(chǎn)中涉及的專利權(quán)法律問(wèn)題。在乙公司和丙公司之間有《專利實(shí)施許合同》中約定，乙公司有實(shí)施專利的權(quán)利以及采取專利方法制造產(chǎn)品的權(quán)利，并可以許可第三方以O(shè)EM、ODM模式委托生產(chǎn)。甲公司與乙公司ODM委托合同中存在兩種合同關(guān)系：一是商標(biāo)許可關(guān)系——甲公司許可乙公司在其制造的產(chǎn)品上使用其商標(biāo)，只要乙公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是合法的，則甲公司應(yīng)該沒(méi)有責(zé)任；二是類似買賣關(guān)系——乙公司將專利產(chǎn)品賣給甲公司，在這一層法律關(guān)系中，由于甲公司并沒(méi)有直接實(shí)施丙公司的專利，只是從乙公司買進(jìn)了專利產(chǎn)品并實(shí)施銷售，并且乙公司是有權(quán)利實(shí)施涉及的專利的。根據(jù)“權(quán)利用盡”理論，丙公司享有的專利權(quán)已經(jīng)許可給乙公司，而乙公司將產(chǎn)品賣給甲公司時(shí)專利權(quán)已經(jīng)用盡了，因此，丙公司再向甲公司主張權(quán)利恐怕不能得到支持。當(dāng)然，如果乙公司沒(méi)有得到丙公司授權(quán)，則甲乙公司承擔(dān)連帶責(zé)任在所難免，即便甲乙之間有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的免責(zé)條款，則是甲乙公司之間的責(zé)任，沒(méi)有辦法對(duì)外對(duì)抗第三人。

　　所以，在專利權(quán)人簽署許可專利實(shí)施的許可合同中約定被許可方不得以O(shè)EM或ODM方式實(shí)施該專利，或限定被許可方僅僅可以以自己品牌進(jìn)行銷售，將會(huì)避免此類事情的發(fā)生。

　　開頭提到的敖謙平訴飛利浦公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中，寧波中院和浙江高院對(duì)“專利實(shí)施許可合同約定和宏公司可以許可第三方以O(shè) EM、ODM委托加工的方式使用專利技術(shù)”理解有明顯不同，寧波中院認(rèn)為“深圳和宏公司與敖謙平之間的涉案專利實(shí)施許可協(xié)議約定敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè) E M、O D M委托加工的方式使用，上述約定的許可對(duì)象是深圳和宏公司，其制造、銷售的產(chǎn)品亦對(duì)應(yīng)的是深圳和宏公司公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品，協(xié)議約定的O EM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式，顯然不包含本案飛利浦公司委托深圳和宏公司定牌生產(chǎn)的這種O DM關(guān)系。” 而浙江高院則認(rèn)為“從該條款的字面意思看，并沒(méi)有對(duì)第三方作限定，也沒(méi)有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司”。

　　如果從合同字面意思來(lái)看，浙江高院的認(rèn)定也無(wú)可厚非，畢竟敖謙平與深圳和宏公司簽訂的專利實(shí)施許可合同第二條第5款約定：敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè) E M、O D M委托加工的方式使用。此處確可以解讀為，敖謙平同意深圳和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可惠州和宏以O(shè)DM方式接受飛利浦委托加工的方式使用。因?yàn)榇藯l約定沒(méi)有明確限定OEM或ODM委托加工的定做方只能是和宏公司。專利權(quán)人和寧波中院則認(rèn)為上述約定的許可應(yīng)該只解讀為“針對(duì)的對(duì)象是深圳和宏公司，其制造、銷售的產(chǎn)品亦對(duì)應(yīng)的是深圳和宏公司公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品，協(xié)議約定的OEM、ODM亦是深圳和宏公司委托第三方加工的方式”有縮小限定范圍的意思。

　　如果合同雙方當(dāng)事人對(duì)合同條款的理解有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)該依照《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定的所使用的詞句、合同的有關(guān)條款、合同的目的、交易習(xí)慣以及誠(chéng)實(shí)信用原則，確定該條款的真實(shí)意思。而該專利實(shí)施許可合同的內(nèi)容是清楚的，正如浙江高院解釋的那樣，做進(jìn)一步限定的解釋是否得當(dāng)和必要。當(dāng)然，合同當(dāng)事人敖謙平說(shuō)簽署合同時(shí)的意思表示是許可給深圳和宏公司實(shí)施此專利，并由深圳和宏公司許可給第三方以O(shè) E M、O D M委托加工的方式為深圳和宏公司生產(chǎn)。可能是對(duì)O D M方式的具體涵義不是特別清楚。根據(jù)ODM模式的定義，此處如果是深圳和宏公司通過(guò)ODM委托加工的方式為深圳和宏公司生產(chǎn)產(chǎn)品，那該是由被委托方來(lái)自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，可能不會(huì)涉及到該專利。當(dāng)然如果敖謙平知道會(huì)有像飛利浦這樣知名國(guó)際公司通過(guò)O D M方式實(shí)施此專利，其許可給深圳和宏公司的專利許可費(fèi)或許就更高。就像唯冠知道購(gòu)買其i P a d商標(biāo)的最終是蘋果公司，而不是英國(guó)的一個(gè)空殼I P公司，其心理期望值會(huì)高出很多一樣。 但根據(jù)商業(yè)的慣例，敖謙平畢竟和深圳和宏公司簽署了“約定和宏公司可以許可第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用專利技術(shù)”條款，如果說(shuō)敖謙平當(dāng)時(shí)意思表示只是針對(duì)深圳和宏公司，則合同條款當(dāng)時(shí)應(yīng)該做一些相應(yīng)的調(diào)整。

　　這里提醒合同雙方當(dāng)事人在簽署合同時(shí)一定要謹(jǐn)慎，要咨詢專業(yè)的法律人士，以免對(duì)合同的一些內(nèi)容或詞語(yǔ)不了解，而導(dǎo)致簽署合同后的被動(dòng)。如果說(shuō)敖謙平對(duì)合同條款存在重大誤解，倒是可以考慮是否能解除合同。

　　所以說(shuō)中國(guó)企業(yè)在自主創(chuàng)新的發(fā)展進(jìn)程中，特別是在ODM模式生產(chǎn)中，委托方和受托方都應(yīng)該充分重視相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)問(wèn)題。對(duì)于委托方來(lái)說(shuō)，其在委托合同中應(yīng)當(dāng)注意保護(hù)自己知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并通過(guò)盡職調(diào)查等手段來(lái)確保委托時(shí)不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，同時(shí)也應(yīng)該要求受托方對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬進(jìn)行充分披露；對(duì)于受托方所有，或被許可或通過(guò)共同開發(fā)或委托受托方開發(fā)的第三方來(lái)說(shuō)，應(yīng)該在合同中明確權(quán)利歸屬或許可方式，對(duì)于許可實(shí)施專利時(shí)，應(yīng)該對(duì)于ODM這種特殊的生產(chǎn)方式在許可合同中予以明確。對(duì)于合同中不清楚其定義的內(nèi)容，一定要咨詢專業(yè)法律人士，以免日后產(chǎn)生不必要的爭(zhēng)執(zhí)。