文/集佳知識產權代理有限公司 顧晉偉 彭鯤鵬

　　（一）引言

　　眾所周知的是在我國的發明專利申請審查體系中遵循“先公開，后審查”的制度，也即根據中國專利法第三十四條的規定：“國務院專利行政部門收到發明專利申請后，經初步審查認為符合本法要求的，自申請日起滿十八個月，即行公布”，同時還是根據該條款的規定：“國務院專利行政部門可以根據申請人的請求早日公布其申請”，這也就是平常所說的“提前公開”。對于國內申請人而言，出于加快審查進度的考慮，請求提前公開的情形相當普遍，但是這種行為有其有利的地方，自然也會有其弊端，對此已經有很多人進行了探討，筆者在此不再贅述，僅就某種可能被人們所忽視的方面做一簡要的討論。

　　（二）本國優先權以及PCT國際申請

　　筆者所提及的容易被人們所忽視的方面就是以某一“在先發明專利申請”作為本國優先權基礎，在12個月的期限內再次提交發明專利申請的情形；或者是以此在先申請為優先權基礎，在12個月的期限內提交PCT國際申請的情形以及在后續進入主要國家后可能出現的情況；甚至還涉及以在先的“實用新型申請”為優先權基礎要求本國優先權或者提交PCT國際申請的情況。

　　如果在上述情況中，申請人對于在先申請提出了提前公開的請求，那么在形式審查合格后，中國專利局會盡早公開申請文件，這個過程在實踐中往往會進行得很快，在很多情況下甚至在12個月的優先權期限內就會作出公開。

　　在先申請公開之后，無論申請人出于何種考慮，決定要以此在先申請作為優先權基礎要求本國優先權而再次提交一個發明專利申請或者是提交PCT國際申請時，就需要注意這種提前公開的行為對于后續申請的影響了。具體而言，也要大致區分為三種情況。

　　第一種情況就是在先申請和在后申請的主題完全一致，甚至是所有文本都完全一致，那么在這種情況下，提前公開的行為不會對在后申請造成什么影響，因為按照巴黎公約的規定，在后申請完全可以享有在先申請的權益，在先申請無論公開與否，無論是被誰公開的都不會成為現有技術。當然如果要求了本國優先權，按照中國專利法的相關規定，在先申請就會被視為撤回并且是不可以恢復的，但是這只是涉及重復授權的問題，與在先申請的公開行為是無關的。

　　第二種情況就是在先申請和在后申請的主題完全不一致，或者說是風馬牛不相及，那么在這種情況下，在先申請是否已經公開事實上對于后續的申請也沒有什么影響。因為在后申請本身就不應該享有這個優先權，其申請日應當以其自身的物理申請日為準，而在先申請即便已經公開，成為了現有技術，但是由于二者之間根本無關聯，也幾乎不會對后續申請的新穎性和創造性造成不利沖擊。

　　第三種情況則是比較麻煩的，也就是在先申請和在后申請的主題有部分重合，例如在先申請記載了A主題或者A技術方案，而在后申請要求保護的是A和B兩個技術方案，而且這兩個技術方案之間有很大的關聯性。那么由于B主題或者B技術方案并沒有記載在在先申請中，不應該享有優先權，其申請日是以在后申請自身的物理申請日為準，并且由于在先申請已經公開且A和B兩個技術方案之間有很大的關聯，那么提前公開的在先申請作為 B技術方案的現有技術，就會對B技術方案的創造性產生很不利的影響。與之相反，如果在先申請沒有在優先權的12個月期限之內公開，那么就不會有成為現有技術的風險。

　　還有一種情況也是在先申請和在后申請的主題有部分重合，但是與上述情況略有不同的是，在先申請記載了A主題或者A技術方案，而在后申請要求保護的是A’技術方案，二者之間有重合之處。這種情況在化學領域中是很常見的，例如申請人發明了某種新的化合物，并且用分子式對這種化合物進行了描述，出于搶時間申請專利的目的，申請人提交了一個專利申請，其中描述的只有用分子式表示的這個具體化合物，并且出于加快審查的目的，提出了提前公開請求并很快申請文件就被公開了。此后，申請人在這個具體化合物的基礎上做了一定的研究和擴充，將其范圍擴充到了具有多個馬庫什變量或者并列選項的通式化合物，這樣保護范圍得到了有效的擴大。此時如果申請人想要以在先的那個比較簡陋的專利申請作為優先權再次提交一個發明專利申請或者是PCT國際申請，那么所面臨的問題就是在先申請會作為現有技術對后續申請造成極大的障礙。因為對于具有多個馬庫什變量的通式化合物權利要求來說，會被視為大量的單獨技術方案的集合，也即大量的具體化合物的集合，其中既涵蓋了在先申請中所記載了那一個具體化合物，又涵蓋了與之不同的由各個馬庫什變量組合起來的其他化合物。毫無疑問的是在先申請中所記載的那個具體化合物是可以享有優先權的，而其他化合物由于未記載在在先申請中，可能無法享有優先權，并且由于在先申請的提前公開，已經成為了涉及這些化合物的技術方案的現有技術，無疑會對這些化合物的創造性造成極大的影響。

　　事實上這個有關化合物的案例是筆者在若干年前遇到的一個真實案例，由于申請人對于專利制度的了解不夠，也由于費用的原因，在研發出一個新的化合物之后自己撰寫了申請文件，其中對于化合物的用途也就是優點大加描述，但是在說明書以及權利要求書中只記載和要求保護了這個具體的化合物。而在后續發覺此化合物具有潛在的商業前途之后，聘請了專業的人員來進行撰寫，并且以在先申請為優先權基礎提交了PCT國際申請，就是在國際檢索單位的審查員進行的檢索中發現了在先申請已經在優先權期限內被公開了，由此在國際檢索報告中出現了一篇PX或PY類文件，并且對于后續進入各個國家產生了影響。

　　（三）外國優先權或者PCT國際申請進入國家后的情形

　　在此筆者僅以本人所大致了解的歐洲專利局和美國專利局的情況為例進行簡要的說明。

　　歐洲專利局的標準和我國基本上是一致的，稍有不同的是在我國的實踐中，一般是在檢索發現存在P類文件時審查員才會去核實優先權是否成立，這也是出于節省程序提高效率的考慮。而歐洲專利局則是要求申請人自己聲明優先權文件和申請文件二者之間是否相同或不同，如果不同，則申請人有義務提供優先權文件的譯文（和申請文件的語種一致），并且甚至是指出區別之處。以上文提及的那個化合物的案例為例，在該PCT申請進入歐洲專利局進行審查之后，歐洲專利局的審查員所提出的審查意見和國際檢索單位出具的檢索報告幾乎是一樣的，也是把提前公開的在先申請作為P類文件，然后核實優先權的是否成立，然后評價通式化合物的新穎性以及創造性。

　　美國專利局的情況與此可是大相徑庭，原因即在于美國所一貫堅持的先發明制度以及尤其是他們引以為傲的長達1年的寬限期制度。以AIA法案為界限，在AIA法案之前，由于現有技術是以發明日來界定，并且對于享有寬限期的條件寬松，因此即便在先申請已經在中國公開，也不會成為現有技術；而在AIA法案之后，美國采用了“First Inventor to File Provision”,盡管設立了“the Effective Filing Date”這么一個概念，但是對于寬限期的使用仍然相對寬松，尤其是對發明人自己公開發明的情況更是幾乎不設限制，因此，對于在美國專利局的程序來說，發明人請求在中國提前公開優先權申請與否不會造成什么影響。

　　（四）實用新型的情形

　　順便提及的是在先申請是一個實用新型專利申請的情況，由于實用新型專利申請是在授權時才會公開的，所以其公開的日期無法確定。在實踐中實用新型的審查進度是很快的，在12個月優先權期限之內即完成審查并且授權公告的情況比比皆是，在此情況下，如果以實用新型作為優先權基礎去申請發明專利申請，同樣會出現在先申請在優先權的12個月期限之內被“提前公開”的情況，也會對后續的發明申請造成影響。

　　另外比較麻煩的是本國優先權或者是PCT國際申請再次進入中國國家階段的時候，由于實用新型已經被授予專利權，按照專利法實施細則第32條的規定，已經被授予專利權的在先申請是不能作為要求本國優先權的基礎的，這樣就會導致在后申請喪失優先權并且導致最早申請日的變化，同時由于在先的實用新型申請的授權以及公開，就會作為現有技術對后續的發明申請或者PCT國際申請進入中國國家階段的專利申請造成極大的打擊。因此在這種情況下，一定要注意盡快提交后續申請，也即在實用新型授權之前完成后續申請的提交工作，而不要等待優先權的12個月期限慢慢消耗過去。

　　（五）結語

　　在專利領域中，任何的公開行為都有可能導致現有技術的產生，申請人自己請求的公開行為也不例外。由于對專利知識的了解不夠以及盲目追求加快審查進度、此外還不注重申請文件的撰寫質量，申請人會由于一些考慮不周的行為而為自己后續的專利申請造成障礙。

　　對于請求“提前公開”而言，這種行為可以視為雙刃劍，即能達到一定的目的，也會損害申請人自身的利益，因此盲目請求提前公開的行為并不可取。而且對于中國申請人來說，如果有意向國外提出專利申請，則更是要慎重考慮是否需要請求提前公開中國的優先權申請。